공지기술이 상위개념이고 출원발명이 그에 대한 하위개념일 때, 특허를 받을 수 있을까? 예를 들어, 공지기술이 금속이고 출원발명이 구리라면, 특허를 받을 수 있을까? 

위와 같은 발명을 강학상 ‘선택발명’이라고 하는데, 최근 이에 대해 기존 대법원 판례의 입장과 다소 다른 대법원 판결이 선고되었다.

기존 대법원 판례(2012후3664 등)는 “선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다”고 판시하여 일반적으로 선택발명은 구성의 곤란성이 인정되지 않음을 전제로 효과의 현저성이 있을 때 한하여 진보성이 인정된다는 입장이었다.

이에 대해 최근 대법원 판례(2019후10609)는 기존 대법원 판례의 법리는 “이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다”고 판시하여, 선택발명도 구성의 곤란성, 다시 말해 선택의 곤란성 역시 진보성을 판단하는데 있어 하나의 판단기준이 될 수 있음을 명확히 하였다.

일반적으로, 출원인은 넓은 권리범위 확보를 위해 일반화된 표현을 청구범위에 넣는 실무상황, 특히 유기화합물발명의 경우 일반식으로 기재하여 굉장히 다양한 경우의 수를 포섭할 수 있는 청구범위가 많이 있는 실무상황을 고려하면 선택발명이라는 이유만으로 선택의 곤란성을 일률적으로 부정하는 것은 부당하다는 면에서 최근 대법원 판례의 입장은 일응 타당해 보인다. 다만, 이러한 판결이 선고되었다고 해서 선택발명의 진보성이 부정되기 어렵게 된 것으로 쉽게 평가해서는 안 될 것이다. 여전히 구성 내지 선택의 곤란성은 인정되기 어려운 사안이 많을 것으로 보이기 때문이다.